禁止反悔原則是指專利申請人和專利權人在專利授權或維持程序中,為滿足專利法的要求而通過書面聲明或者記錄在案的陳述,對專利權利要求的保護范圍所作的任何放棄、限制、修改、承諾,在專利侵權訴訟中禁止反悔。該原則是在專利侵權判定中針對等同原則而形成的一項旨在限制等同原則的濫用以便在專利權人利益和公眾利益之間實現一種平衡的重要原則。最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條首次對該原則進行了明確規定。因為禁止反悔原則是對等同原則的一種限制,而等同原則的適用是對一種技術方案的保護,必須根據其權利要求書記載的技術特征,與必要技術特征組成的技術方案進行分析、比照,并由此得出判斷,在字面侵權不成立時,按照等同原則來判定。所以,禁止反悔原則在專利侵權判斷中當然適用于發明和實用新型專利。那么在專利侵權判斷中,該原則是否適用于外觀設計專利呢?

 

第一種意見認為,外觀設計專利的保護范圍與發明和實用新型不同,其只需要通過侵權物的外觀設計與專利產品的外觀設計對比,是否相同或者相近似,就可以確定是否侵權,而不要用到等同原則,自然也就不需要用到禁止反悔原則了。

 

第二種意見認為,隨著專利侵權形式的多樣化以及隱蔽性,在保護專利權人利益的同時,為了更好地平衡專利權人利益和公眾利益,應該將禁止反悔原則也納入到外觀設計侵權判定之中。

 

筆者同意第二種意見,因為外觀設計專利由圖片或者照片顯示的保護范圍是明確特定的,但專利法允許相似的外觀設計納入其范圍,實際上擴大了專利的保護范圍。因此,其相似范圍也是特定的,這就并不排斥專利權人縮小這一特定范圍的權利,只要有這種縮小或擴大的可能存在就可能適用禁止反悔原則。我國專利法第第33條規定:“申請人可以對其專利申請文件進行修改,但是,對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍,對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。” 由此可見,對外觀設計來說,申請人同樣可以主動提出修改及按照審查意見通知書進行修改。同時,專利法第第59條第二款規定:“外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準,簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。”這就表明,外觀設計侵權判定中也可適用最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條對禁止反悔原則的規定。同時在此筆者認為,與發明和實用新型專利侵權不同的是,在外觀設計專利中,禁止反悔的內容會因為個案的不同而有所不同。這是因為在外觀設計專利的審查中采用的一般消費者水平判斷、單獨對比、直接觀察、隔離對比、綜合判斷和要部判斷等方式,這就必然出現針對不同的對比文件,審查員關注的焦點不同,從而針對同一外觀設計專利會作出不同的結論,進而對禁止反悔原則的適用也有不同的結果。